Frau en el registre de marca per tercer que va ser creada i usada per federació esportiva

Sentencia 233/2024, de 15 de octubre, de la Audiencia Provincial de Valencia, en materia de titularidad de una marca enregistrada per un tercer (federat) que va ser creada i es usada per la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia

Objeto: Apelación contra sentencia de 15 de abril de 2024, del Juzgado Mercantil núm.1 de Valencia, sobre titularidad de marca a favor de la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia (FMRM).

Hechos: Según relata la sentencia: “La FMRM, una vez declarado el FLYBOARD deporte nacional con la denominación FLYSKI, encargó el diseño de un logo a la empresa HURTAPLAS, S.L., para identificar los eventos de esta modalidad deportiva organizados o en los que intervenía la Federación, lo que se hizo efectivo en marzo de 2018, emitiendo la correspondiente factura a la actora en noviembre de 2018. Desde entonces ha sido utilizado el signo creado ininterrumpidamente por la FMRM en todos los eventos y campeonatos deportivos en los que intervenía de una u otra manera, y ello a través de la cartelería y publicidad de estos, en el material deportivo como dorsales, camisetas y otra ropa deportiva, en las cintas para acreditaciones o en los trofeos. El logo ha sufrido una pequeña modificación por encargo de la misma Federación en el año 2021.

El demandado era conocedor de estos hechos dado que ha participado en varios eventos y campeonatos deportivos organizados por la FMRM en esta modalidad deportiva. A pesar de ello, en julio de 2021 se tuvo conocimiento de que en la escuela náutica regentada por el demandado y su hermano, PRO FLY CLUB LA MANGA, se daban cursos de FLYSKI y para su publicidad se utilizaba el logo creado por la FMRM sin su autorización y sin que ésta colaborara en aquellos, pudiendo generar confusión al respecto. A pesar de que se les advirtió que no era correcto que hicieran uso de esos signos distintivos para unos cursos no autorizados por la FMRM, continuaron con su uso y finalmente el demandado solicitó en la OEPM la inscripción como marca del logo creado por la Federación, registrándose con una evidente mala fe”.

La federación deportiva requirió judicialmente y se les reconoció por la jurisdicción mercantil la titularidad de la marca con los efectos correspondientes. La parte demandada alegaba que Flyski era una modalidad deportiva i no una marca registrable y, asimismo, el continuo cambio de denominación empleado por la FMRM, la ausencia de registro de marca por parte de la federación y su propio registro sin observaciones.

El Juzgado Mercantil estimó la demanda (acción reivindicatoria) y reconoció la titularidad federativa de la marca porque: “considera acreditado el uso previo por parte de la actora del signo distintivo registrado, sin que las variaciones introducidas en el mismo en el año 2021 resulten relevantes a los efectos del elemento nuclear del signo”. La parte demandada entiende que hay error en la valoración de la prueba documental que conduce al error de la decisión.

Decisión: Desestimar el recurso de apelación.

Motivación: La Audiencia Provincial recuerda lo dispuesto en el artículo 2.2 de La Ley de Marcas en evitación de fraude de derechos de tercero y acoge lo dispuesto en Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 9 de mayo de 2016, sobre el modo especial de adquirir la titularidad de signo registrado cunado este registro fue solicitado: “con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual”. Además, con cita de la STS 992/2022, de 22 de diciembre, indica que: “para que prospere la acción reivindicatoria es necesario, que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante”, y advierte que: “La jurisprudencia considera que el fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo”.

En el caso, recoge la sentencia que la FMRM que el logo fue creado a instancia de la federación deportiva la que lo venía usando en los eventos por ella organizados relacionados con la modalidad deportiva y en su material deportivo, Asimismo, el demandado tenía conocimiento directo de esas circunstancias y a pesar de ello: “procede a registrar el signo (esencialmente idéntico al promovido por el ente federativo) a su nombre y dicho registro se hace para promocionar su empresa o escuela y los cursos que imparte a título privado sobre esta modalidad pero, además, con ello también pretende obstaculizar el uso que pudiera hacer la Federación de este signo”.

En cuanto al signo afectado, el tribunal indica que: “El elemento predominante es la figura cromática en su conjunto y la combinación de colores, y no el elemento denominativo Flyski a pesar de que se destaca en color rojo, como tampoco es un elemento determinante ni a tener en cuenta las denominaciones geográficas de los lugares donde se llevan a cabo los eventos”, por ello no hay:: “una apropiación del nombre de la modalidad deportiva y el registro del signo no impedirá el uso de la denominación de dicha modalidad por un tercero”.