Marques i denominació d'estadi de futbol

SJM (València) 208/2018, de 3 d’agost, sobre mala fe en l’enregistrament per un tercer d’una marca difosa prèviament pel club esportiu Villareal CF, SAD com a nou nom del seu estadi.

Objecte: demanda de judici ordinari contra el Villareal CF, SAD, sobre dret de marques i competència deslleial, en concret al dret prioritari a ús de la denominació: “Estadio de la Cerámica”. El club esportiu interposa demanda reconvencional sol·licitant la nul·litat de determinades marques.

Fets: La part actora al·lega titularitat de marca mentre que la part demandada i actora reconvencional insta la nul·litat de la marca que aquella fa valer per: “la mala fe en el registro, pues era conocedor de la intención de cambiar la denominación del estadio de fútbol del Villareal por el de "ESTADIO DE LA CERÁMICA", dado que se publicaron informaciones y noticias que tuvieron enorme repercusión popular en la localidad de Vila Real, justo la semana anterior a la solicitud de la marca n.º 3570680 por el actor principal, lo que evidencia que su registro tenía la intención de impedir el uso de esa denominación en el estadio de fútbol con aspiracions especulativas, pues ni tan siquiera se acredita que ejerciese actividad profesional relacionada con los Servicios amparados”. Aquesta posició es negada per l’actora atès que: “ESTADIO DE LA CERÁMICA sólo era una de las tantas posibilidades barajadas por la entidad demandada principal, incluso se dudó si el nombre sería en español o en inglés, y no es hasta enero de 2017 cuando se indica el nombre elegido”.

Decisió: Estimar la demanda reconvencional i desestimar la demanda principal.

Motivació: D’acord amb la Llei de marques, la titularitat del dret de marca adquirit mitjançant el seu enregistrament pot incórrer en vicis que comportin la seva nul·litat jurídica derivats de l’existència de causes d’invalidesa en la forma o el títol material disposat per enregistrar-la. Així el registre de marca assolit pot ser cancel·lat mitjançant sentència ferma en els casos legalment previstos de nul·litat absoluta (inhabilitat objectiva o actuació amb mala fe) o de nul·litat relativa (identitat amb altres signes enregistrats anteriorment).

En línia amb la sentència de l’Audiència Provincial de València de 15 de maig de 2013 es defensa com un dels principis informadors de l’ordenament marcari el de la bona fe en tant que: “regla imperativa de comportamiento que modera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca”, i tenint en compte que s’ha de reconduir al moment de la sol·licitud registral. Pel tribunal Suprem, en sentència de 25 de gener de 2007: “La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza”, i en sentència de 23 de novembre de 2010, recordant la directiva 89/104/CEE, indica que: “la mala fe del solicitante del registro de una marca constituye causa de nulidad de éste. La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes”.

I de la posició del Tribunal de Justícia de la UE en matèria de marques, també s’extreu una altre conclusió com és que: “la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil”. I com a situacions de registre existint mal fe s’indiquen les següents: “la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición”.

En el cas, el jutge mercantil considera acreditat que abans del registre de la marca pel demandant principal que viu a Vila Real, el club esportiu demandat havia difós la seva voluntat de canviar el nom del seu estadi de futbol fent referència al de “Estadi de la Ceràmica” (en castellà i en anglès) com l’opció més probable. També, observa que: “de las diferentes marcas de las que es titular, en concreto tiene 9 marcas registradas según el doc. 2 de su demanda principal, 6 de ellas están directamente relacionadas con su actividad profesional, pues se registraron para la clase 5; pero llama especialmente la atención quela marca "ESTADIO DE LA CERAMICA" y su homónimo en inglés, "CERAMIC STADIUM", no se registran para la clase 5 sino para la clase 41, que comprende actividades relacionadas con el deporte, lo que se considera una evidencia más de que lo que pretendía con tal registro no era amparar el ejercicio de su actividad profesional para ser reconocido en el mercado con tales signos distintivos, sino que su finalidad era registrar unos signos distintivos siendo conocedor de que los mismos pretendían ser utilizados por la entidad demandada, para impedir u obstaculizar su uso para denominar al estadio de fútbol de la localidad de Vila Real”.

De la valoració del conjunt de la prova, el jutge considera: “ es evidente que conocía la intención del club al ser notoria su difusión pública; i que atendidas la inexistencia de registros anteriores a nombre del actor principal que amparasen la clase 41 y la inexistencia de actividad profesional relacionada con el actor que esté dentro de los servicios amparados por la clase 41, pues su actividad profesional está desconectada de tales servicios; observado el registro a su nombre de otro signo distintivo, que es una marca estadounidense previa, y que ampara productos y servicios de la clase 3, como la marca estadounidense, sin que tampoco exista conexión entre su actividad profesional y los productos y servicios amparados por dicha clase; (y) todo ello permite concluir que procede la estimación de la demanda reconvencional, y considerar que las marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º 3575632(2), fueron registradas por el actor principal con mala fe”